米国IP業務
YMF Lawは、ある一つの理念に基づいて設立された。それは、最も複雑な知的財産案件においては、事務所の所属弁護士の中からたまたま空いている人材を充てるのではなく、その案件のために特別に集められた経験豊富な訴訟専門家が担当することで、初めて真の成果が得られるという考えである。ヨークが主任弁護士としてサポートチームを率いる場合でも、あるいは他の指定弁護士が率いるチームのシニアメンバーとして参加する場合でも、クライアントが直接やり取りするのはヨーク本人であり、他者の業務を管理する担当パートナーではない。集められるチームは、市場で活動する有能な人材から選抜され、当該案件の管轄区域、技術的要件、戦略的ニーズに合わせて構成される。
このモデルが実現できるのは、YMF Lawが独立したシニアパートナーによる事務所だからである。所属する弁護士名簿から選抜する必要も、組織的な請求体系に合わせる必要もない。つまり、アソシエイト層が存在せず、事務所間のコンフリクトもなく、助言に対する組織的な制約もないということだる。大手法律事務所を起用したものの、契約後にシニア人材と直接接することができなかったクライアントにとって、この体制は問題を直接解決するものである。
特許訴訟
連邦地裁 · I TC · PTAB
特許訴訟は、YMF Lawの業務の中核をなすものである。ワシントンD.C.からロサンゼルスに至る連邦裁判所において、あらゆる技術分野にわたり、30年にわたる実績がある。取り扱う案件は、単一の特許をめぐる紛争から、米国、日本、欧州、アジアをまたぐ多面的なグローバル訴訟に至るまで多岐にわたる。それらに共通するのは技術そのものではない。それは案件のレベル、すなわち複雑で、利害関係が大きく、その結果が重大な影響を及ぼす案件であるという点である。
連邦地方裁判所
連邦地方裁判所における特許訴訟は、ほとんどの案件が審理される場であ り、YMF Lawの訴訟実務の中心となっている。ヨークは、バージニア州東部地区やデラウェア州地区から、カリフォルニア州北部地区および南部地区に至るまで、全米の地方裁判所や各地の裁判所で弁護活動を行ってきた。管轄区域の完全なリストは、このページの下部に掲載されている。
国際貿易委員会（ITC)
ITCにおけるセクション337調査は、独自の手続き的環境を呈している。すなわち、迅速なスケジュール、証拠聴聞会を主宰する行政法判事、そして地方裁判所では利用できない救済措置――米国への輸入排除――などが挙げられる。ヨークは、セクション337手続の双方に日本企業が関与する案件を含め、複数の技術分野にわたるITC案件を扱ってきた。
ITCにおける日本関連の側面は特筆すべきものである。日本の製造業者や輸出業者はセクション337調査において頻繁に被申立人となり、また、執行措置を求める日本企業は、地方裁判所の救済措置を補完する、あるいはそれに代わるものとして、ITCの輸入排除措置をますます利用するようになっている。ヨークのITC実務経験と日本語能力は、これら双方の立場において直接的に役立つものである。
特許付与後の手続 - PTAB
特許審判・控訴委員会（PTAB）における当事者間再審査、付与後再審査、および対象ビジネス方法手続は、今や複雑な特許訴訟の標準的な要素となっている。これらは、主張された特許を無効にするための攻勢として、あるいはPTABと地方裁判所での並行する手続を管理するための防御として開始される。付与後戦略は、事案の初期評価から控訴に至るまでの訴訟全体のアプローチに組み込まれている。
ハッチ・ワックスマン法／ライフサイエンス／ANDA／バイオシミラー
医薬品の特許訴訟 · パラグラフIV手続き · BPCIAバイオシミラー経路
特許実務における専門分野
ハッチ・ワックスマン法に基づく医薬品特許訴訟は、ヨークが民事訴訟分野に参入した当初から、YMF Lawの業務における重要な柱となってきた。パラグラフ IV ANDA手続、オレンジブック掲載特許をめぐる紛争、30ヶ月の停止措置、そしてFDAの規制スケジュールと訴訟戦略との戦略的な相互作用は、一般的な特許業務と並行して習得した専門分野ではない。これらは、ヨークが30年にわたり最高水準で取り組んできた業務そのものである。
弊所が代理を務めた案件には、ジェネリック企業がリスト掲載特許の無効または非侵害を立証しようと提起したパラグラフ IVに基づく異議申し立てに対し、ブランド医薬品メーカーが防御を行うケースが含まれる。争点となったブランド医薬品には、クレストール®、パキシル®、プロザック®、ドリバックス®、ジマー®、エンジェリックス-B®、インフランリックス®、アデノスキャン®、アデノカード®、ベラリックス®、アンビソーム®などが挙げられる。
生物製剤価格競争・革新法（BPCIA）に基づく生物製剤訴訟——生物製剤におけるハッチ・ワックスマン法に相当するバイオシミラーの承認経路——は、本業務の自然な延長線上にある。BPCIAの「特許ダンス」手続き、独占期間、およびFDA承認プロセスは、ハッチ・ワックスマン法に基づくANDA（新薬申請）手続きと極めて類似した訴訟環境を形成している。
日本の製薬企業は、弊所の主要なクライアントである。ハッチ・ワックスマン訴訟における豊富な経験、日本語対応能力、そして日本の製薬企業の法務・ビジネスチームとの直接的な関係により、YMF Lawは、多くの国境を越えた製薬案件に見られるような翻訳の仲介層を介することなく、米国のANDA手続きにおいて日本の製薬企業クライアントにサービスを提供できる。クライアントとのコミュニケーション、文書レビュー、戦略的コンサルティングは、これらの案件が要求する技術的・法的な複雑さのレベルに応じて、日本語で行われる。
共著者：『FDA薬事規制と医薬品特許権侵害訴訟』（FDA Pharmaceutical Regulation and Drug Patent Litigation — A Guidebook for U.S. Drug Development）。FDA規制およびハッチ・ワックスマン訴訟に関する日本語圏の代表的な出版物である。
IP関連独占禁止法
パテント・ミスユース · 標準必須特許 · リバースペイメントによる和解
独占禁止法上の問題は、知的財産権と競争法の交差点で生じるものであり、知的財産訴訟においては頻繁に発生する。YMF Lawの独占禁止法業務は、一般的な競争法業務ではない。それは知的財産訴訟における独占禁止法の側面、すなわち、侵害訴訟で主張されるパテント・ミスユースによる抗弁、標準必須特許およびFRANDライセンスに関する紛争、ならびにハッチ・ワックスマン法パラグラフ IVに基づく手続きにおけるリバースペイメント和解に伴う独占禁止法上の審査である。
ブランド製薬会社がジェネリック医薬品メーカーに対し、市場参入を遅らせる見返りとして補償金を支払う「リバースペイメント和解」は、最高裁のActavis判決以来、継続的に独占禁止法上の異議申し立てに直面している。パラグラフ IVに基づく和解の条件を交渉するブランド製薬会社のクライアントにとって、独占禁止法上のリスクは単なる理論上の問題ではない。これは、和解交渉の場で評価すべき訴訟リスクであり、事後に発生してはならないものである。
警告状
侵害通知 · 差止請求書 · 米国と日本
侵害警告状は、単なる一通の手紙に過ぎないことはめったにない。それは、訴訟に発展する可能性のある交渉における最初の姿勢を示すものであり、その作成方法、受け取り方、そして 受領者の対応の仕方によって、その後のすべての戦略的姿勢が決まる。警告状を送るかどうか、またどのような条件で送るかという根本的な問題は、単に文書を作成する作業であるだけでなく、訴訟戦略上の決定でもある。
米国からの差止請求書を受けた日本企業にとって、回答を送る前の早期相談は、多くの場合、最も重要な対応策となる。警告状への回答は、裁判地の選択、訴訟における姿勢、和解交渉における優位性を決定づけるものであり、一度確立されると覆すことは困難である。YMF Lawは、請求内容を評価し、主張の妥当性を検討した上で、回答戦略について助言を行う。
デューデリジェンス
訴訟デューデリジェンス · 特許の有効性と権利行使能性 · 取引に伴う知的財産の評価
訴訟の観点から行われる特許デューデリジェンスでは、出願手続きに重点を置いた分析とは異なる一連の問いが投げかけられる。すなわち、特許が表面上有効であるかどうかだけでなく、相手方が主張するクレーム解釈、先行技術、損害賠償に関する論点に耐え得るかどうかが問われるのである。その評価には、法廷において双方の立場を経験した弁護士の判断が不可欠である。
特許訴訟の提訴を検討する原告候補に対する訴訟前デューデリジェンスには、侵害クレームのマッピング、実施の自由（FTO）分析、有効性リスクの評価、および損害賠償リスクと想定される裁判地の誠実な評価が含まれる。訴訟の脅威にさらされている企業にとっては、主張された特許に同じ分析フレームワーク を適用することで、リスクが現実のものか、また和解金額の範囲がどの程度になるかが判断される。
M&A、ライセンス、投資、あるいは特許資産の取得といった取引におけるデューデリジェンスでは、ポートフォリオ全体に対して、訴訟実務で実証された同様の分析を適用する必要がある。米国の特許資産を取得する、あるいは米国の特許権者とライセンス契約を結ぶ日本企業に対しては、米国の訴訟リスクプロファイルと、米国市場環境下における資産の戦略的価値の両方を網羅したデューデリジェンス評価を、日本語で提供している。
知的財産コンサルティングおよび戦略的クレーム分析
戦略的知的財産コンサルティング · 訴訟対応に向けたクレーム分析 · 侵害および有効性評価
戦略的知的財産コンサルティングとは、訴訟に先立ち、その行方を左右する業務である。すなわち、クライアントの知的財産上の立場、競争環境、法的リスクを継続的に評価し、権利行使、ライセンス供与、異議申し立て、和解のタイミングを決定するものである。まだ訴訟には至っていないものの、特許が重要な役割を果たす市場で事業を展開しているクライアントにとって、この評価は法廷でのあらゆる対応と同様に重大な意味を持つ。
戦略的クレーム分析とは、クライアント自身のものか相手方のものかを問わず、既存の特許クレームを、訴訟下でどのように機能するかという観点から検証するものである。クレーム解釈のリスク、出願経緯による禁反言、明細書の記載内容や実施可能性に関する脆弱性、そしてクレームの限定後の現実的な保護範囲——これらは法廷において重要な争点となる。この分析は、訴訟経験がもたらす精度をもって、ライセンス交渉、権利行使の決定、およびポートフォリオ管理に情報を提供する。
米国における特許執行動向を注視する日本企業――競合他社の特許取得状況を追跡し、米国市場における実施の自由度を評価し、あるいは自社が保有またはライセンス取得した特許の強度を評価する――に対し、YMF Lawは日本語による戦略的知的財産コンサルティングを提供する。その分析は、条文の抽象的な解釈ではなく、米国裁判所が実際にこれらの問題をどのように裁定するかという実態に基づいている。
ポートフォリオ管理
特許ポートフォリオ戦略 · 出願手続きの監督 · 訴訟対応準備の評価
訴訟の観点から見た特許ポートフォリオ管理は、出願手続きに重点を置いたポートフォリオ管理とは異なる問いを投げかける。それは、特許が取得できるかどうかだけでなく、訴訟下においてその特許が成立し、実効性を発揮できるかどうかという点である。ヨークのポートフォリオ・コンサルティングは、30年にわたる訴訟経験――適切に作成された特許とそうでない特許の両方に関する経験――に基づいている。また、クレームの解釈、有効性の争点、損害額の算定が、権利行使可能なポートフォリオと、多額の費用がかかるだけのポートフォリオとの違いを決定づける様子を直接見てきた経験も活かされている。
米国特許ポートフォリオを保有する日本企業向けに、日本語でのポートフォリオ管理コンサルティングを提供している。これには、出願戦略に関する課題（何を、どこに出願し、米国での訴訟対応を見据えてどのように起案するか）と、知的財産戦略の全体像に関する課題（競合他社の特許活動がどこで権利行使のリスクや機会を生み出しているか）の両方が含まれる。目標は、いざという時に確実に機能するポートフォリオを構築することである。
特許の収益化と売却
特許権の行使 · ライセンス戦略 · 特許権の取得と売却
特許の収益化――すなわち、特許資産の権利行使、ライセンス供与、および売却――は、保有する知的財産をビジネス成果へと転換するものである。特許またはポートフォリオを権利行使するか、ライセンス供与するか、あるいは売却するかという決定は、訴訟下における資産の価値、関連技術および管轄地域における権利行使の環境、そして相手方のリスクと交渉上の立場が実際にどのようなものであるかを正確に評価した上で下される、戦略的かつ法的な判断である。
特許の取得——防御的なポートフォリオ構築や攻撃的な権利行使を目的とする場合——には、購入前に資産に対して行われるのと同じ、訴訟実証済みの分析が必要となる。すなわち、これらの特許が実際に何をカバーしているか、異議申し立てにどう耐えうるか、そしてどのような権利行使の選択肢を可能にするか、といった点である。書類上は強力に見える特許と、 訴訟において実力を発揮する特許との違いこそが、取得価格において重要な差となる。
米国特許資産を保有し、その収益化戦略を検討している日本企業、および日本企業の特許ポートフォリオの買収を検討している米国や欧州の企業にとって、訴訟評価能力と日本市場へのアクセス（言語、人脈、そして日本企業が知的財産をどのように管理しているかについての直接的な知見）の組み合わせは、取引に直接的に関連する要素である。
営業秘密
不正入手 · 雇用および競業避止義務に関する紛争 · 元ジョイントベンチャーパートナー
YMF Lawの業務において、営業秘密をめぐる訴訟は主に3つのパターンで発生する。すなわち、競合他社へ機密情報を持ち出した退職従業員をめぐる紛争、提携終了後も保護された技術を使い続ける元ジョイントベンチャーパートナーやライセンスパートナーとの紛争、そして特に日米企業間における技術移転をめぐる紛争であり、ここではライセンスに基づく使用と不正入手の境界線が争点となる。
営業秘密訴訟の成否は、証拠の再構築——どのような情報が存在し、いつ持ち出され、どのように使用されたかを立証すること——にかかっている。この分析的手法は、ヨークが連邦検事として始めた捜査業務と密接に関連しており、民事上の営業秘密実務にそのまま活かされている。効果的な営業秘密訴訟を特徴づける文書調査、証人尋問、専門家管理の組み合わせは、特許訴訟実務を特徴づけるものと同一である。
米国の営業秘 密紛争に巻き込まれた日本企業にとって――原告であれ被告であれ――「日本」という要素が結果を左右することが多い。重要な証人は日本人である。重要な文書は日本語で書かれている。許容される利用範囲を定義する合弁契約やライセンス契約は、日本語で交渉され、理解されていた。YMF Lawは、翻訳の壁を介さずに、案件のその側面を扱う。
管轄区域および技術の適用範 囲
米国連邦裁判所 · ITC · 技術分野
米国連邦裁判所 · ITC
U.S. Supreme Court · U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit · U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit · District of Columbia · Eastern District of Virginia · District of Delaware · District of New Jersey · Middle District of Pennsylvania · Northern District of Illinois · Western District of North Carolina · Middle District of North Carolina · Eastern District of Pennsylvania · District of Arizona · District of Nevada · District of Utah · District of Idaho · District of Oregon · Northern District of California · Southern District of California · Central District of California · U.S. International Trade Commission
テクノロジー分野
医薬品 · 生物製剤 · バイオテクノロジー · 医療機器 · 半導体 · 自動車技術 · 民生用電子機器 · 光ファイバー · ソフトウェアおよびシステム · 通信 · デジタル画像処理 · 液晶ディスプレイ · マイクロプロセッサ命令セット · 車両衝突センサーシステム · 虹彩スキャンおよび識別 · 長距離光ファイバールーティング · 鉄鋼製造 · 民間ジェットエンジンの設計 · 遺伝子組み換え作物 · 2次元バーコードシンボロジーのスキャン